ביום 7.6.2017 ניתנה החלטתו של בית המשפט העליון, מפי כבוד השופט מזוז, בבקשת רשות ערעור – בר"ע 9230/16 Al-Shurah Alwataneya Lisenaet Al-Alamenyon נ' אקסטל בע"מ.
מדובר בשתי חברות העוסקות בייצור פרופילים העשוים אלומיניום. כמקובל, הפרופילים מסומנים באמצעות חריצים או בליטות לכל אורך הפרופיל על מנת שניתן יהיה לזהות את יצרן הפרופיל. הן המבקשת והן המשיבה הגישו בקשה לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר לרישום הסימון שלהן על הפרופילים כסימן מסחר. סימונה של המבקשת, כפי שביקשה לרשמו, הוא חריץ אורכי במפתח של 120 מעלות; וסימונה של המשיבה, כפי שרשמה אותו בעבר ועתה, לאחר שנמחק בשנת 2006 בשל אי תשלום אגרה, ביקשה לחדש את רישומו הוא "פס אחד" אורכי (למעשה מדובר בבקשה לרישום שני סימני מסחר – חריץ אורכי ובליטה אורכית).
המשיבה התנגדה לרישום המבקשת כסימן מסחר בטענה כי הסימון דומה עד מאוד לסימון שלה, וכי יש בו כדי להטעות ולעודד תחרות בלתי הוגנת.הפוסקת קיבלה את ההתנגדות על יסוד סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר וקבעה שיש קושי להבחין בין הסימנים וכי המשיבה הוכיחה מוניטין רב ותוצרתה מזוהה על ידי הציבור הרלוונטי האמצעות סימן הפס האחד, וכי בחירתה של המבקשת אינה מנותקת מהמוניטין הרב של השיבה. עוד קבעה הפוסקת כי הסימן אינו "מוכר היטב" במשמעות סעיף 11(13) לפקודה שכן שמידת הייחודיות בו אינה רבה וכי נתח השוק של המשיבה הוא כ- 20% בלבד. עם זאת, חזרה הפוסקת והדגישה כי בשל המוניטין הרב שרכשה המשיבה בשוק הרלבנטי, רישום הסימן של המבקשת עלול להטעות את הציבור הרלבנטי ולעודד תחרות בלתי הוגנת.
בהחלטה על הערעור שהוגש על פסיקת הפוסקת, דחה בית המשפט המחוזי את שני הערעורים ואף קבע כי הפסיקה שנסבה סביב סעיף 11(6) לפקודה לא תחמה את השימוש בו לגבי סימן מסחר מוכר היטב, וכי בפרקטיקה ניכר הצורך להשתמש בסעיף במקרים של חשש מהטעיה בשל סימן מסחר בעל מוניטין רב שאינו מגיע בדרגתו לסימן מסחר מוכר היטב.
על פסק הדין במחוזי הוגשה הבקשה ליתן ערעור בתיק זה.
וכך קבע בית המשפט העליון:
1. יש לדחות את הבקשה משום שהשאלה העולה אינה בעלת חשיבות כללית החורגת מן הענין של הצדדים הישירים להליך.
2. אין חולק כי רשם הפטנטים מוסמך, ואף חייב, שלא לרשום סימן מסחר אם הסימן המבוקש עלול להטעות את הציבור; ולמעשה המחלוקת בין הצדדים תחומה לשאלה האם די בכך שהסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן אחר בעל מוניטין רב, או שמא יש להראות שהסימן האחר הוא סימן מסחר "מוכר היטב".
3. הכרעת המחוזי והפוסקת בקנין רוחני לא סטתו מההלכה המחייבת ואין בבקשה משום השלכה מהותית על חופש העיסוק וחופש התחרות בחיי המעשה.
