ביום 19.10.2020 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי, מפי כבוד השופט רמי אמיר, בה"פ 11125-05-19 בן שלוש ייבוא וייצוא בע"מ נ' יפאורה – תבורי בע"מ. אותו עניין עסק בשאלה אם רשאי אדם לייבא ולשווק לישראל מוצר שנרכש כדין בארץ המוצא המחזיק כדין בסימן המסחר המקומי כאשר מי שמחזיק בסימן הישראלי מתנגד לייבוא מתחקה.
הרקע לתביעה
המבקשת עוסקת ביבוא מקביל של מוצרים שונים לישראל. בין היתר, ביקשה המבקשת לייבא ולשווק בישראל משקאות של המותג שוופס מאוקראינה. בן שלוש רכשה מוצרים שיוצרו ושווקו כדין על ידי בעלת הזכויות שם. יפוארה בעלת הזכויות במותג שוופס בישראל ביקשה למנוע זאת. בהמרצת הפתיחה נתבקש סעד הצהרתי צופה פני עתיד לפיו יבוא משקאות כאמור הוא כדין ואינו מפר את סימן המסחר של יפוארה. למעשה מדובר בהליך הדומה במהותו לפרה-רולינג.
דין התביעה להתקבל
לא הייתה כל מחלוקת בין הצדדים, שיבוא מקביל הוא פרקטיקה מותרת, שדיני הקניין הרוחני אינם חוסמים בעדה; וכן שדיני הקניין הרוחני מכירים בדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי.
האם מדובר ענייננו עוסק ביבוא מקביל, כאשר בעלת סימן המסחר הישראלי איננה יבואנית, אלא יצרנית המייצרת בישראל את הטובין המשווקים על-ידיה? העובדה שיפוארה מייצרת אינה משנה. הרעיון העומד בבחינת הלגיטימיות של היבוא המקביל הוא תחרות הזכויות בין הקניין הרוחני לבין חופש העיסוק והתחרות החופשית; בין סימן המסחר המקומי לבין החירות לייבא סחורות מקוריות ולסחור בהן בארץ. ליפוארה זכויות בסימן מכוח רישומו, וזו נשמרת בשל השימוש בו. ולענין זה אין זה משנה אם השימוש הוא באמצעות ייבוא או באמצעות ייצור עצמי.
האם מדובר ביבוא מקביל לגיטימי, כאשר יש שונות מסוימת בין הסחורות המיובאות על-ידי היבואן המקביל, לבין הסחורות הנמכרות על-ידי בעל הזכויות המקומי? במישור העובדתי לא הוכח שהמשקאות המיובאים שונים במרכיביהם ובמאייניהם ממשקאות שוופס הישראליים. במישור המשפטי, אפילו הייתה שונות מסוימת, לא היה בכך כדי להוציא את המשקה המיובא על-ידי היבואן המקביל מגדר מוצר מקורי ואמיתי, להבדיל ממוצר מזויף שאינו חוסה כמובן תחת הגנת היבוא המקביל. המבחן הרלבנטי לענייננו הוא מבחן המקוריות והאותנטיות של המוצר, ולא מבחן של זהות בכל הניואנסים בין המוצרים המקוריים לבין המתחרים.
מהו הדין כאשר הבעלות הגלובאלית בסימן המסחר מפוצלת מבחינה טריטוריאלית, והאם גם במצב דברים זה חלה הדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי? הדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי הוכרה זה מכבר בפסיקתנו, ובפרט בתחום סימני המסחר. כאשר מיצוי הזכויות הוא בינלאומי, במובחן ממיצוי מדינתי בלבד – יכול יבואן לייבא טובין שנרכשו כדין בחו"ל מבעל הזכויות בסימן המסחר שם ובהסכמתו, ולשווקם בארץ במקביל ליבואן הרשמי, ובלבד שמדובר בסחורה מקורית (ראו: ס' 60(א)(2) לפקודת סימני המסחר).
אין מחלוקת שהפיצול הטריטוריאלי של הזכויות בסימן המסחר שוופס נעשה באופן רצוני ומוסכם. המקור לכל הזכויות בסימן שוופס הוא מקור אחד, קדבורי שוופס, שפיצל ומכר את זכויותיו במותג לגורמים שונים בטריטוריות שונות. יפאורה הייתה מודעת לפיצול הטריטוריאלי, כאשר רכשה את הזכויות בישראל מקדבורי שוופס. היא עצמה טענה לכך בתשובתה לתובענה. לכן, יפאורה אינה יכולה להלין על פגיעה בזכויותיה מכוח אותו פיצול רצוני ומוסכם, והיבוא המקביל הוא חלק מהסיכונים המסחריים אותם הייתה צריכה להביא בחשבון כאשר רכשה את הזכויות.
הרביעית, האם בעלת הזכויות האוקראינית (ERL) נתנה את הסכמתה ליבוא המקביל על-ידי בן שלוש? והאם דבר זה רלבנטי בכלל? הסכמה לייצוא לישראל מאת בעלת הסימן בארץ המוצא כלל אינה רלבנטית לשאלת מיצוי הזכויות הבינלאומי והגנתו של היבואן המקביל. מרגע שבעל הזכויות בארץ המוצא שם את הסחורה בשוק ומכר אותה, חלה דוקטרינת המיצוי. פירושו של דבר הוא, שמאותו רגע רשאי כל מי שרוכש את הסחורה בשוק לעשות בה כרצונו, ובכלל זה לייצא אותה לארצות אחרות (או למכור אותה לגורמים שלישיים, שהם אלו שמייצאים אותה לארצות אחרות). אין כלל צורך לקבל מבעל הסימן הזר היתר לייצא.
בעל סימן המסחר יכול למכור את סחורותיו בכפוף להגבלה טריטוריאלית על מכירות נוספות בשרשרת המסחר, ובכלל זה על יצוא למדינות אחרות. ואולם הגבלה טריטוריאלית כזו היא הגבלה חוזית גרידא, בין אותו בעל סימן מסחר לבין מי שרכש ממנו את הסחורה. הגבלה כזו תחייב בין שניהם – אך לא תחייב צדדים שלישיים ורביעיים, אלא אם הם מודעים לכך, וגורמים להפרתה של ההגבלה החוזית על-ידי הצד הישיר לה, וזאת מכוח העילה של גרם הפרת חוזה.
מכל האמור – התביעה התקבלה. ניתן בזאת צו הצהרתי, כי בן שלוש רשאית לייבא לישראל ביבוא מקביל משקאות שוופס מקוריים, שיוצרו באוקראינה ונמכרו לראשונה באוקראינה על-ידי ERL, בעלת הזכויות בסימן המסחר שם; ואין בכך כדי להפר את זכויותיה של יפאורה בסימן המסחר הרשום על שמה בישראל, או להקנות ליפאורה זכות תביעה מכוח הסימן.
לעניין ההוצאות, זכאי הזוכה להוצאות ריאליות אך סבירות. לאור שווי הסכסוך, העמל הרב שהושקע בניהול ההליך וחיסכון בהליכים משום ההימנעות מחקירת המצהירים יפוארה חויבה בתשלום הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בסך של 120,000 ש"ח.
(C) כל זכויות היוצרים שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.
הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון עשיר ומומחיות מיוחדת ברישום סימני מסחר וניהול הליכים משפטיים בקשר אליהם. הינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולהצעת מחיר.
