ביום 5.7.2022 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בע"א 7934/20 יפאורה תבורי בע"מ נ' בן שלוש יבוא ויצוא בע"מ. בהחלטתו ביטל בית המשפט העליון את פסק הדין קמא, וקבע במקומו כי מעתה ואילך ייבוא מקביל לא יתאפשר כל עוד המוצרים המיובאים נושאים סימן מסחר הרשום בישראל על ידי חברה מקומית, בהיעדר קשר חוזי בין החברה המקומית לבין בעל סימן המסחר במדינה ממנה מיובאים המוצרים.
יפאורה תבורי (להלן: "המערערת") היא יצרנית ומשווקת של משקאות קלים, והיא הבעלים של סימן המסחר "שוופס" במדינת ישראל ובשטח הרשות הפלסטינית. המערערת רכשה את סימן המסחר בישראל מחברת Cadbury. המערערת משווקת משקאות אשר מיוצרים על ידה בישראל ונושאים את סימן המסחר.
בן שלוש יבוא ויצוא (להלן: "המשיבה") היא חברה העוסקת בייבוא מקביל של מזון ומשקאות מחוץ לארץ לתוך ישראל. בין המוצרים שמייבאת, נמנים גם בקבוקי סודה הנושאים את סימן המסחר "שוופס". בקבוקי סודה אלו, נרכשו ע"י המשיבה מיצרנית המשקאות European Refreshments Limited. חברה זו היא חברת בת של התאגיד קוקה קולה, אשר מחזיקה בזכויות בסימן המסחר "שוופס" באוקראינה, וזאת לאחר שרכשה גם היא, בדומה למערערת, את האחזקות בסימן המסחר המקומי באוקראינה מחברת Cadbury.
במהלך חודש מרץ 2019, ייבאה המשיבה לישראל משלוח ראשון של בקבוקי משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס". בתגובה לכך, בחודש אפריל 2019 שלחה המערערת מכתב התראה בטרם נקיטה בהליכים משפטיים לחברת ההפצה הפועלת מטעם המשיבה, בטענה כי שיווק המשקאות שיובאו מאוקראינה הוא הפרה של סימן המסחר הישראל "שוופס" שבבעלות המערערת.
בעקבות האמור, המשיבה עתרה לבית המשפט המחוזי ליתן לה סעד הצהרתי אשר יקבע שייבוא המשקאות מאוקראינה הנושאים את סימן המסחר "שוופס" נעשה כדין, ולא מהווה הפרה של סימן המסחר "שוופס" הרשום בישראל. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת המשיבה, בקבעו כי הדוקטרינה המשפטית המכונה דוקטרינת המיצוי, אשר קובעת כי מיצוי הזכויות משתכלל בעת מכירת המוצר במדינת הייצור וכי אין צורך בקבלת היתר לייצוא מבעלי סימן המסחר בארץ הייצור, חלה על מצבים של פיצול טריטוריאלי של סימן מסחר. משמע, המקרה דנן חוסה תחת הגנת הייבוא המקביל. על פסק דין זה הוגש הערעור מטעם המערערת, בטענה כי פסק הדין שניתן שגוי, והותרתו תוביל לפגיעה בזכויותיה מתוקף היותה בעל סימן המסחר בישראל, וכן תפגע בצרכנים בישראל אשר יוטעו באשר למקור מוצרי "שוופס" ואיכותם.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור ברוב דעות (השופטים אלרון ושטיין, וזאת כנגד דעתו של השופט הנדל). נקבע כי אסור למשיבה לייבוא מוצרים תוצרת אוקראינה אשר נושאים את סימן המסחר "שוופס" בלא קבלת היתר מהמערערת.
בית המשפט העליון סבור כי מקור טעותו של בית המשפט קמא הוא בעצם ייחוס הבינלאומיות לסימן המסחר הישראלי, ושיוכו למערכת גלובאלית של "שוופס", אשר דה פקטו לא קיימת.
בית המשפט העליון נימק קביעתו בכך שסימן המסחר "שוופס" מוגבל לגבולות המדינה בה נרשם, ומקנה לבעליו זכויות בלעדיות טריטוריאליות באותה המדינה. עקרון זה המכונה עקרון ההגנה הטריטוריאלית מעוגן בסעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר – "רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס".
עוד נקבע כי חברת Cadbury אשר ביצעה את פיצול האחזקות, אף היא מעולם לא החזיקה בסימן מסחר גלובלי ששמו "שוופס", אלא החזיקה במספר רב של סימני מסחר "שוופס" במדינות שונות, ומכירת סימנים אלו בכל מדינה הקנתה הגנה מדינתית טריטוריאלית לסימן המסחר. על כן, סימני מסחר "שוופס" אשר נרשמו והוכרו במדינות מחוץ לישראל לא מקנים זכויות למערערת, אך סימן המסחר שנרשם בישראל מעניק לה בלעדיות ושימוש ייחודי בו בישראל, ואין שום יחסי גומלין או שותפות בין מוצרי "שוופס" באוקראינה לבין מוצרי "שוופס" בישראל. על כן, המערערת פועלת על פי עיקרון ההגנה הטריטוריאלית על סימני מסחר, והמשיבה אינה רשאית לבצע ייבוא מקביל של מוצרי "שוופס".
הרציונל העומד בקביעה זו הוא הרצון שלא לפגוע בתמריץ המערערת להשקיע באיכות המוצרים שמייצרת, וכן לאפשר לצרכנים לרכוש את מוצרי "שוופס" של המערערת ולא של חברות זרות אחרות מתוך הנחה מוטעית כי מדובר במוצר של המערערת, וכך לחסוך עלויות חיפוש והשוואת הפרשי מחירים. מתן היתר למשיבה לשווק מוצריה בישראל, תאפשר לחברה האוקראינית להנות מהשקעותיה של המערערת בשיווק מוצריה בעלי סימן המסחר הזהה, ולמעשה לרכב על חשבון המערערת ולהרוויח שלא כדין מפרי מאמצה.
כמו כן, קבע בית המשפט העליון כי יבוא של משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס" לישראל, בלא רשות המערערת, ייחשב להפרת סימן מסחר כאמור בסעיף 1 לפקודה "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר".
תחת המונח "שימוש" חוסה יבוא של טובין לצורך מכירתם בישראל, לפיכך זכות הבלעדיות של המערערת כבעלת סימן המסחר הישראלי, מונה בתוכה גם זכות נגד יבוא של מוצרים זהים או דומים תחת סימן מסחר זהה או דומה, וזאת בנוסף לזכות נגד פרסום שיווק ומכירה של מוצרים כאמור. על כן, הבאת מוצרים כאלה לישראל מהווה הסגת גבול מסחרית.
עוד הסביר בית המשפט העליון, כי המקרה דנן אינו נחשב ליבוא מקביל לגיטימי, ואינו חוסה תחת דוקטרינת המיצוי. דוקטרינת המיצוי עוסקת במקרים בהם המוצרים המיובאים חוסים בצילו של סימן המסחר הישראלי, וייבואם מתאפשר כאשר בסימן המסחר בארץ המקור וסימן המסחר הישראלי אוחז בעלים אחד. לחילופין, כאשר המוצרים נקנו במקור מבעלי סימן המסחר הישראלי ומובאים לישראל למטרת מכירתם מחדש. משמע, מיצוי הזכויות משתכלל לאחר שהמוצר המוגן על ידי סימן מסחר רשום נרכש בפעם הראשונה בהסכמתו או בהרשאתו של בעל הסימן, ולכן האחרון לא יוכל לחסום עסקאות עוקבות במוצר שמכר וכבר קיבל את תמורתו בו. מקרים אלו חוסים תחת דוקטרינת המיצוי, וייבוא מוצרים בדרך זו אינו ייחשב להפרת זכויותיו של בעל סימן המסחר בישראל, שכן הדבר ייחשב לתחרות פנימית לגיטימית ורצויה.
באשר לבקשת המשיבה להינות מהגנת שימוש אמת כאמור בסעיף 47 לפקודה הקובע כי "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו", קבע בית המשפט העליון כי המילה "שוופס" אינה נותנת תיאור אמת למשקאות הייבוא של המשיבה, וכי הסתברות גבוהה שהצרכנים לא יצליחו להבחין בין משקאות "שוופס" של המשיבה לבין המשקאות של המערערת. מקרה זה אינו יכול להיחשב לשימוש אמת שכן מדובר בסימן מסחר, ולא בתיאור של מוצר, ומכאן שמעלה את ההסתברות לטעויות בזיהוי המוצר בקרב צרכני משקאות אלו בישראל. בית המשפט העליון הוסיף בדבריו כי המשמעות של קבלת טענת המשיבה מרחיקת לכת, שכן תאפשר לכל מי שאוחז בסימן מסחר במדינות שונות בעולם, לייבא את מוצריו לישראל ולמכרם בישראל וזאת על אף קיומו של סימן מסחר ישראלי זהה אשר מקנה לבעליו בלעדיות טריטוריאלית בשיווק ומכירת מוצריו בישראל. לא זו הייתה כוונת המחוקק בקובעו את ההגנה המנויה בסעיף 47 לפקודה.
נוכח האמור לעיל, נקבע כי יבוא מקביל יתאפשר באחד מהמקרים הבאים – כאשר אין סימן מסחר רשום בישראל הקשור למוצרים המיובאים, כאשר המוצרים המיובאים נושאים סימן מסחר רשום בישראל ובעל סימן המסחר במדינה בה נרכשו זהה לבעל סימן המסחר בישראל, או כאשר המוצרים המיובאים נרכשו במקור מבעל סימן המסחר בישראל.
כבוד המשנה לנשיאה בדימוס הנדל, סבר בדעת מיעוט כי יש לקבל את הערעור באופן חלקי, כך שאם המשיבה תשנה דרכה ותצמיד למשקאות "שוופס" המיובאים מאוקראינה הבהרה כי מדובר במשקה מיובא שטעמו עלול להיות שונה מטעם מוצרי "שוופס" הישראלי, יש להתיר לה ייבוא מקביל שכן המקרה יחסה תחת הגנת שימוש אמת. כאמור, גישה זו נדחתה על ידי דעת הרוב.
למעשה, פסק הדין יוצר הלכה חדשה, אשר מצמצמת את היקף הייבוא המקביל המותר, וזאת בשונה מהלכות קודמות של בית המשפט העליון.
סיכום זה נכתב על ידי הגב' לינוי בן שבת
(C) כל זכויות היוצרים שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.
הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון עשיר ומומחיות מיוחדת ברישום סימני מסחר וניהול הליכים משפטיים בקשר אליהם. הינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולהצעת מחיר.
