סימן מסחר מעוצב אינו נותן הגנה למילים בו

ביום 29.5.23 ניתן פסק דינו של בית המשפט השלום, מפי כבוד השופטת כרמלה האפט, בת"א 55012-05-21 ישאלינור ייעוץ בע"מ נ' מסיבתא 2018 בע"מ. בתיק זה משרדנו ייצג את הנתבעת – מסיבתא 2018 בע"מ.

עניינה המרכזי של התביעה בשאלה אם השימוש בטעות במילים "היפ היפ" במודעת פרסומת מטעמה של הנתבעת מפר את סימן המסחר של התובעים או מהווה גניבת עין. בית המשפט דחה את התביעה, קבע שלא הופר סימן המסחר ולא הוכחה עוולת גניבת עין (לא הוכח מוניטין התובעים).

ואלה עיקרי הדברים:

1. הצדדים

ישאלינור ייעוץ בע"מ (להלן: "התובעת") היא בעלת חנות הקרויה "hiphip" השוכנת בעיר בני ברק, ובעלת אתר אינטרנט אשר בו נמכרת סחורה בתחום האירועים ומסיבות. התובעת בעלת מוניטין רב בתחום זה, המשויך לסימן "היפ היפ" בעברית, ו-"hiphip" באנגלית.

התובע 2 (להלן: "התובע") הוא הבעלים של התובעת, ובעליו של סימן מסחר "hip hip hooray", מספר 279531, המוגבל לצבעים אדום, כתום, ירוק, תכלת, סגול וורוד (להלן: "סימן המסחר"), אשר נרשם עבור מכירה ושיווק באינטרנט של מוצרים לאירועים ולמסיבות.

מסיבתא 2018 בע"מ (להלן: "הנתבעת") היא חברה הנותנת מענה לחנויות המוכרות מוצרים לאירועים ומסיבות, ועוסקת בהפצת סחורה הן בשטח והן בחנות אינטרנטית.

2. טענות התובעים

בחודש אפריל 2021, גילה התובע כי הנתבעת עושה שימוש מטעה במכוון בשם "היפ היפ", באמצעות פרסום מודעה בשם "היפ היפ – קישורים למסיבות – www.mesibata.co.il" (להלן: "המודעה"), כאשר לחיצה על הקישור מפנה לאתר הנתבעת, בעוד קיים חשש כי ציבור הצרכנים טועה לחשוב כי מדובר באתר התובעת.

לטענת התובעים, השימוש במילים "היפ היפ" מטעה את קהל הגולשים לחשוב כי מדובר באתר התובעת, ולכן מדובר בגניבת עין עפ"י ס' 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק עוולות מסחריות"). כמו כן, הנתבעת הכבידה על גישת הגולשים לאתר התובעת, ולכן מדובר בהתערבות בלתי הוגנת עפ"י ס' 3 לחוק עוולות מסחריות. עוד טענו התובעים כי המודעה מהווה הפרה של סימן המסחר העומד לרשות התובעת, וכן כי התנהגות הנתבעת עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט, מפאת שהרוויחה עשרות אלפי שקלים מפרסום המודעה, וזאת על חשבון התובעת. מכאן, שנגרם נזק כספי רב לתובעת, הבא לידי ביטוי בפגיעה במוניטין ובהפסד לקוחות.

ביום 11.4.2021 שלחה התובעת מכתב התראה לנתבעת, בו נתבקשה להסיר את המודעה ולשלם פיצויים, אולם לא ניתנה כל תגובה למכתב.

3. טענות הנתבעת

לטענת הנתבעת, לתובעים אין כל זכות בצירוף המילים "היפ היפ", שכן סימן המסחר השייך להם מוגבל לפלטת צבעים ביחס לצירוף "hip hip hooray", ומקנה לתובעים הגנה מצומצמת לעיצוב המסוים הכולל את הצבעים לעיל, ומכאן שאין לתובעים כל זכות בצירוף המילולי "היפ היפ" ביחס לאירועים ומסיבות.

כמו כן, לטענת הנתבעת, פרסום המודעה נעשה ע"י ספק שירותים חיצוני, והטעות אף הובהרה ותוקנה בעקבות פניית התובעים במכתב ההתראה. הנתבעת לא כיוונה להטעיית הגולשים, שכן במודעה ובקישור לאתר הופיעה שמה, כל שכן בפועל המודעה הופיעה לטווח קצר, ומבדיקה עולה כי צפו בה 56 פעמים בלבד וכי לא נעשתה שום עסקה בעקבות המודעה.

4. הכרעת בית המשפט

4.(א). אין הפרה של סימן המסחר

כאשר בוחנים דימיון בין סימנים שאינם זהים ואם מופר סימן המסחר יש לבחון האם קיים דמיון מטעה בין סימן המסחר לבין המילים "היפ היפ" שנכתבו בכותרת המודעה.

בפסק הדין רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ (להלן: "עניין טבע"), נקבע כי לצורך הכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה, יש לעשות שימוש במבחן המשולש שנקבע בפסיקה.

באשר למבחן הראשון המרכזי והדומיננטי, הקרוי מבחן המראה והצליל, ביהמ"ש קבע כי הדמיון היחיד הקיים בין סימן המסחר הרשום לבין המודעה הוא המילה "היפ היפ" אל מול המילה "HIPHIP", וכי בעת שהחשיפה לטקסט היא אינטרנטית, משמעות הצליל היא פחותה ויש לתת משקל גדול יותר לעניין המראה. במראה החזותי אין דמיון מטעה שכן במודעה לא נעשה שימוש בעיצוב ובצבעים של סימן המסחר הרשום, ונעשה שימוש במילה אחת מתוך שתיים. כמו כן, נקבע כי אין נפקות לכך שהתובעת משתמשת במילה "היפ היפ" בפרסומיה ברשתות, שכן ההשוואה הרלוונטית היא בין סימן המסחר כפי שנרשם, לבין המודעה. סימן המסחר מוגן בצורתו המעוצבת. באשר למבחן השני הקרוי מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, קבע ביהמ"ש כי הן המוצרים שמוכרים התובעת והנתבעת, והן חוג הלקוחות של השתיים דומה. למבחן השלישי הקרוי מבחן יתר נסיבות העניין, המאגד בתוכו נסיבות ספציפיות של המקרה, ביהמ"ש לא נדרש.

לאור האמור לעיל, ביהמ"ש קבע כי מהמבחן הראשון שהינו הדומיננטי מבין השלושה, עולה כי אין דמיון מטעה בין סימן המסחר לבין השימוש במילה במודעה, ומכאן שאין כל הפרה של סימן המסחר. נוסף על כך, ציין ביהמ"ש כי גם אילו הייתה מתרחשת הפרה, התובעים לא הוכיחו נזק שנגרם להם כתוצאה מפרסום המודעה ולכן לא היו זכאים לפיצוי.

4.(ב). לא הוכחה עוולת גניבת עין

באשר למחלוקת האם מדובר בגניבת עין, ס' 1 לחוק עוולות מסחריות קובע כי עוולה זו מותנית בהוכחת 2 יסודות מצטברים והם יסוד המוניטין ויסוד ההטעיה. באשר ליסוד המוניטין, קבע ביהמ"ש כי התובעת לא הביאה כל ראיה או נתון המצביע על קיומו של מוניטין המזוהה עם המילים "היפ היפ", ולכן לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת קיום מוניטין כזה. חיקוי, כשלעצמו, אין בו כדי להוכיח מוניטין.

על מנת לקבוע האם קיים יסוד של הטעיה, יש לבחון האם מכלול מעשיה של הנתבעת גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר, וזאת באמצעות המבחן המשולש לעיל. בבחינה של מבחן המראה והצליל, עולה כי קיום מילת המפתח בתחילת המודעה מגדיל משמעותית את החשש שגולש יטעה וירכוש באתר הנתבעת מוצרים שתכנן לקנות באתר התובעת. בבחינת מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, עולה כי יש דמיון במוצרים ובסוג הלקוחות. מכאן שיסוד ההטעיה מתקיים, שכן קיים דמיון מטעה בין סימן המסחר לבין השימוש שנעשה במילים "היפ היפ" במסגרת המודעה. אולם, משיסוד המוניטין לא מתקיים, קבע ביהמ"ש כי לא הוכחה עוולת גניבת העין.

4.(ג). עוולות נוספות

באשר לשאלה האם נעשתה התערבות בלתי הוגנת כאמור בס' 3 לחוק עוולות מסחריות, ביהמ"ש קבע כי השימוש במילים "היפ היפ" במודעה שפרסמה הנתבעת, לא מהווה חסימת גישה של לקוחות אל אתר האינטרנט של התובעת, ולכן אחד מיסודות הסעיף לא הוכחו.  

בבחינת טענת עשיית עושר ולא במשפט, קבע ביהמ"ש כי לא הוכחו יסודות ס' 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, שכן לא הוכחה כל התעשרות של הנתבעת, שלא כדין, ועל חשבון התובעים.

5. סוף דבר

נוכח האמור לעיל, קבע בית המשפט הנכבד כי יש לדחות את התביעה, שכן לא הוכחה הפרת סימן המסחר של התובעת, ולא הוכח יסוד המוניטין הדרוש לשם קיומה של עוולת גניבת העין ופסק לטובת הנתבעת הוצאות בסכום של 20,000 ש"ח.

סיכום זה נכתב על ידי הגב' לינוי בן שבת

לעיון בפסק הדין המלא:

55012-05-21

לעיון בפסק דין קודם של משרדנו העוסק גם הוא בטענות ביחס למודעות פרסומת בגוגל (Adwords) :

34537-02-13

(C) כל זכויות היוצרים שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון עשיר ומומחיות מיוחדת ברישום סימני מסחר וניהול הליכים משפטיים בקשר אליהם. הינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולהצעת מחיר.