האם מותר לעשות שימוש בשם מסחר כדי לתאר ריח?

מקרה מיוחד, המעלה שאלות חשובות לגבי הערכים עליהם נרצה להגן באמצעות סימני מסחר רשומים, הגיע לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וכעבור כ-6 שנים אנחנו מקבלים את התשובות על ידי הכרעתו של כב' השופט גרשון גונטובניק בפס"ד ת"א (תל אביב-יפו) 61865-03-17 Chloe S.A.S נ' אויל דה לאמור בע"מ.

התובעות הן 9 חברות בינלאומיות מוכרות והזמרת בריטני ספירס, אשר בין היתר, מייצרות בשמים. הנתבעים היא חברה ישראלית אויל דה לאמור בע"מ (ובעליה) שמייצרת בשמים על בסיס שמן.

שמות התובעות הם:

Chloe S.A.S., ZINO DAVIDOFF SA, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co, Kg Coty B.V., Coty Germany GmbH, Lancome Parfums Et Beaute & Cie, Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch Nendrisio, The Polo/Lauren Company, L.P L'Oreal, Britney Jean Spears.

הנתבעת, אויל דה לאמור, מייצרת בשמים בכ-150 סוגים שונים של ניחוחות, שחלקם מקוריים וחלקם תואמים לניחוחות של בשמים מוכרים המיוצרים על ידי התובעות.

הנתבעת אורזת את הבשמים שלה במיכל בצורת גליל שקוף למחצה, עם פקק מוזהב בצורת גליל, ובראשו מוטבע הכיתוב "Lamor" . מתחת לשם Lamor כתוב Compatible (תואם) ושם של בושם מוכר עם שגיאות כתיב שהוכנסו בכוונה כדי לשבש את השמות המוגנים בסימני המסחר. לדוגמא במקום סימן המסחר "DAVIDOFF"  נכתב ,"DAVDIOFF"  במקום סימן המסחר "CHLOE" נכתב , "CLOE" ובמקום "MIRACLE"  נרשם "Miralce" או "Mricl.L". הכוונה היא להגיד שבושם מסוים של Lamor תואם בריח שלו לבושם מוכר של החברות הגדולות. מחיר בשמים של Lamor  הוא כ-25-35 ₪ לבקבוקון של 10 מ"ל וכ-70-90 ₪ לבקבוקון של 30 מ"ל נפח. בנוסף, בדוכנים השונים, בהם הנתבעת מוכרת את מוצריה, מוצבים שלטים, ליד כל בושם, שבו כתוב בעברית שם המותג הרלוונטי של התובעות. למשל, ליד בקבוקון הבושם בעל הריח התואם לריח הבושם "DAVIDOFF" נכתב בשלט הקטן "דוידוף".

התובעות טענו כי הנתבעים מפרים את סימני המסחר שלהן. כי הם עושים בהם שימוש עבור חיקויי ריח (רפליקות) נחותים, שהם משווקים ברחבי הארץ. הן עתרו לצווים המורים לנתבעים להפסיק לייצר ולמכור את הבשמים המדוברים, לאסוף ולהשמיד אותם, לפצות את התובעות בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו להן ועוד.

נקדים את המאוחר ונאמר כי התביעה נדחתה. הנתבעת יכולה להמשיך ולשווק את המוצרים (עם המלצה לשינוי קטן בתווית) ובית המשפט הורה לחברות התובעות לשלם לנתבעת 120 אלף שקלים הוצאות משפט.

אז מה הם השיקולים שהביאו להחלטת בית המשפט? כב' השופט גונטובניק הגדיר את לב המחלוקת כך:

"בלב המחלוקת שבין הצדדים עומדת השאלה מהו היקף ההגנה ששיטתנו המשפטית מעניקה לבעלי סימני המסחר. זוהי שאלה חשובה. הגנה חלשה מידי תפגע בתכליות שסימני המסחר באים לקדם. הגנה חזקה מידי תפגע בכלכלה החופשית ובחופש העיסוק של מתחרי בעלי הסימנים. האיזון בין השיקולים המתנגשים הוא המעצב את עולמם של סימני המסחר ומכוון את התנהלות השוק. הוא הקובע את גבולות המותר והאסור."

מצד אחד ניתן לטעון כי מדובר בניצול המוניטין של בעלות סימני המסחר שנבנה בעמל רב. שמדובר בהתנהלות מסחרית לא הגונה. מצד שני, וכל עוד הצרכנים השונים מבינים כי הם לא קונים את מוצרי בעלות סימני המסחר, הרי שהדבר דווקא יכול לתרום לתחרות. בין השאר מתאפשר לצרכנים, שידם אינה משגת, לרכוש מוצרים התואמים למוצרים היוקרתיים יותר. עמדתו של כב' השופט היא "שהדין הישראלי אינו אוסר את הפעילות של הנתבעת, ובלבד שנשמר בידול נאות בין המוצרים, השולל חשש להטעיה, וקיים דמיון בניחוחות שעל הפרק".

אם כך יש לבחון האם נשמר בידול בין מוצרי הנתבעת למוצרי התובעות, האם ישנו חשש להטעיית הצרכנים והאם באמת קיים דמיון בין הניחוח של הבשמים המוכרים, אליהם מפנה הנתבעת בכיתוב על הבקבוקון, לבין הבשמים שהנתבעת מייצרת.

אך לפני זה בחן בית המשפט האם התנהלות הנתבעת מפרה בכלל את הזכות שמעניק סימן המסחר לבעליו.

סימני המסחר נועדו לסייע לצרכן להבחין בין המוצרים השונים המוצעים לו בשוק, ובהתאם להפחית את עלויות החיפוש שהוא נדרש להשקיע כדי למצוא את המוצר המבוקש על ידו. הם מוזילים עלויות עסקה. הם מונעים בלבול. מנקודת המבט הצרכנית נוצר קישור בין הסימן למוצר ולמקורו.  הסימן המסחרי מסייע גם ליצרן. הוא מאפשר לו ליהנות מהמוניטין אותו צבר בעמל רב, ולתרגם אותו לערך כלכלי. ההגנה שמוענקת לסימן המסחר אף מתמרצת את היצרן להמשיך להשקיע במוצר, שעה שניתן לזהותו ולהבחין בינו ובין מוצרים אחרים בשוק.

ומנגד, הגנה על סימני המסחר נושאת עמה מחיר. היא מעניקה מונופול לבעליהם. היא אוסרת על שימוש מפר. הגנה חזקה מידי עליהם תפגע בזרימת המסחר החופשית. היא עלולה לפגוע באינטרסים ובזכויות של המתחרים, לפגוע באינטרס הציבורי שבכלכלה החופשית ובחופש העיסוק של המתחרים. הזכות החוקתית לקניין כוללת את הקניין הרוחני ובכלל זה את סימן המסחר. אלא שברור שבתחום זה גדל משקל האינטרס הציבורי באיזון הכולל.

בית הדין האירופי לצדק לא מעודד שימוש בסימן מסחר, הכרוך בניצול המוניטין שרכש בעל הסימן בעמל רב. זאת, מהסיבה כי מדובר על "רוכב חופשי" שמנצל מבחינה מעשית את בעל הסימן. יש לראות את היתרון הצומח למפר עקב השימוש בסימן ככזה הנובע מתחרות בלתי-הוגנת.

המשפט האנגלו-אמריקאי מציג גישה שונה. לפיה, ניתן להשתמש בסימן מסחר לשם זיהוי ותיאור הטובין – ככל שהשימוש אינו מכיל תיאור כוזב, או יוצר חשש ממשי להטעיה בדבר מקור המוצר. הסוגיה נדונה בפסק הדין המנחה בעניין שאנל[i].  שם נקבע כי ככל שלא נרשם פטנט על ניחוח כלשהו, הרי שעומדת הזכות למתחרים לחקות את הריח במוצרים שלהם. פעילות זו אינה אסורה לא מכוח דיני סימני המסחר ולא מכוח דיני התחרות הכלליים .אין להפוך את דיני סימני המסחר למכשיר המעניק הגנה החורגת מגזרתם. בית המשפט עמד על כך כי חברת שאנל לא רשמה פטנט על הניחוח האמור, ועל רקע זה אין היא יכולה למנוע מיצרני בשמים אחרים מלנסות ולחקות את הניחוחות שהיא מייצרת. נקבע שם כי נוכח הקושי שבזיהוי ריחות, הדרך האפקטיבית לתאר את המוצר הנמכר היא על ידי ההפניה לריחות של המוצרים המוגנים בסימן המסחר. מכאן שלא רק שההפניה למוצרים המוגנים לא מפרה את הדין אלא היא נתפסת כהכרחית.

השאלה האם ציבור הצרכנים עלול להיות מוטעה כתוצאה מההפניה למוצרים של בעל הסימן. ככל שלא, הפניה זו יכולה דווקא לקדם לא רק תחרות אלא גם נגישות של ציבורים רחבים למוצרים המפורסמים כתואמים למקור, בעוד שידם שלהם אינה משגת לקנות את המקור עצמו.

בדומה לגישתו של הדין האנגלו – אמריקאי, המחוקק הישראלי הכריע כי קיים איסור בשימוש בסימן המסחר או בסימן הדומה לו. אין איסור להפנות למוצרי בעלי סימן המסחר תוך אזכור מוצריהם כדי למכור מוצרים תואמים או דומים ובלבד שאין הטעיה. יש לעודד מצב בו מי שידו אינה משגת יוכל לרכוש מוצרים המחקים את המוצרים היוקרתיים, כל עוד הם לא מוצגים כמוצרים מקוריים ולא משתמשים בסימן מסחר מוגן.

האם הופרו סימני המסחר של התובעות?

בקבוקי הנתבעת ומוצריה, שונים מהותית בכל מובן ממוצרי התובעות. ישנם הבדלים ניכרים ומשמעותיים בגופן ובצורת הכתיבה המבחינים בין הכיתוב שעל מוצרי הנתבעת ובין סימני המסחר של התובעות, כגון, כתיבה עם שגיאות כתיב במכוון, גופן וצבע שונים, כיתוב "תואם" ועוד. אין המדובר במקרה שבו בעל המוצר רוצה לבלבל את הצרכן, ולהטעותו לחשוב שהוא רוכש את המוצר המקורי.  השינויים שנעשים מטרתם היא לבדל, ולא להטעות.

האם נעשה שימוש בסימן מסחר "דומה"?

שאלת הדמיון נבדקת על פי "הצרכן הסביר". נקודת המוצא היא כי יש להשוות בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר המקורי על סמך זיכרונו של הצרכן הסביר לפי מבחן יציר הפסיקה הישראלית – "המבחן המשולש".

1. מבחן המראה והצליל:
   • בעניין מראה, קיימים הבדלים מובהקים בין סימני המסחר של התובעות, ובין אלה שהנתבעים עשו בהם שימוש. ההבדלים מתבטאים בכך שהשימוש נעשה בכיתוב בשפה העברית (ביחס לשלטים המפנים למוצרים), ולא בשפה האנגלית; הגופן והגודל של הכיתוב הינו שונה לחלוטין מסימני המסחר של התובעות; נוספו שגיאות לשוניות בכיתוב. קיים גם הבדל פיזי ניכר בין המוצרים. מוצרי התובעות כוללות קופסאות מהודרות ובקבוקים מעוצבים. המוצרים של הנתבעת הם שונים בתכלית, ובחינת השימוש בסימן צריכה להתחשב גם ברקע זה. כאשר משווים בין שני הסימנים, נראה כי הצרכן יוכל להבדיל בין המוצרים.
   • בעניין הצליל, קריאה בקול של שני הסימנים – באנגלית ובעברית – מביאות לאותה התוצאה או לתוצאה דומה. ועדיין, מאחר שהצרכנים יכולים לגשת ולקחת בעצמם את הבשמים מהמדף, הרי שיש לתת את הדגש דווקא על הדמיון החזותי, שאינו מתקיים. הצרכנים מקדישים מחשבה טרם הקנייה ואינם רוכשים את הבשמים מתוך אינסטינקט רגעי אלא לאחר בדיקת הריח, הרכיבים, המחיר ועוד.
2. מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות:
   • בנוגע לסוג הסחורות, מדובר במוצרי בישום כך שלכאורה אלה אותן הסחורות. אך המוצרים עצמם הם בעלי נראות שונה. מוצרי הנתבעים נמכרים בבקבוקונים קטנים ושקופים, ואילו מוצרי התובעות מעוצבים בצורות מיוחדות וגם גדולים יותר, יקרים יותר ויוקרתיים.  כך שאין חשש מפני הטעית הצרכן שברכישת מוצרי הנתבעת הוא רוכש בשמים מקוריים של התובעות.
   • בנוגע לחוג הלקוחות, מדובר בקהלים שונים. מוצרי התובעות הם יוקרתיים יותר וגם יקרים יותר. ברור כי חלק נכבד מלקוחות הנתבעת אינם יכולים להרשות לעצמם רכישה שוטפת של המוצרים המוגנים בסימן המסחר. מוצרי הנתבעת הם זולים משמעותית ואינם נמכרים בחנויות הפארם, אלא בדוכנים במרכזים מסחריים ובקניונים. אותו סוג לקוחות, המסוגל להרשות לעצמו את מוצרי התובעות, יוכל להבדיל בין המוצרים בשים לב להבדלים שצוינו עד כה.
3. מבחן יתר נסיבות העניין:
   • ראשית, הייחוס של הנתבעים לסימני המסחר של התובעות נעשה כדי לתאר את המוצרים של הנתבעת, כתואמים לריח מסוים, ולא כדי ללמד על מקור המוצר. שנית, הנתבעים מדגישים הן על בקבוקוני הבשמים והן בשלטים השונים המוצבים בדוכן, כי היצרנית הינה חברת "Lamor  de Oil"  ולא התובעות. הנתבעים מוסיפים ומציינים כי הנתבעת פועלת לביסוס המוניטין שלה עצמה, והגישה בקשה לרישום סימני מסחר על שמה. שלישית, בדף ההנחיות של עובדי החברה, עליו כל עובד מחויב לחתום, מצוין כי העובד חייב לציין בפני כל לקוח כי אין קשר בין הבשמים של הנתבעת לבשמים של התובעת חוץ מאשר ריח תואם.

אין לפני בית המשפט נתונים בדבר תלונות של צרכנים כאלה ואחרים בדבר הטעיות שהוטעו הלכה למעשה. זוהי ראיה נסיבתית נוספת המבססת כי לא מתקיים בנסיבות העניין חשש להטעיה. לכן, בית המשפט קובע כי לא התבצע שימוש בסימנים הדומים לסימני המסחר של התובעות ומכאן שיש לדחות עילה זו.

האם עומדת לנתבעים הגנת "שימוש אמת"?

זכותו של בעל סימן המסחר בסימנו המסחרי אינה זכות מוחלטת. הגם שנקודת המוצא היא כי חל איסור לעשות שימוש בסימן מסחרי ללא הסכמת בעליו, הרי שבמקרים מסוימים הדין מאפשר שימוש זה ומתירו. כך פקודת סימני מסחר יצרה את הגנת "שימוש אמת" שקבועה בסעיף 47 לפקודה. החלופה השלישית המנויה בהגנות בסעיף לשונה היא "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם … מלהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו". הנטל להוכיח את התקיימות הגנה זו מוטל על המבקשים לעשות בה שימוש, קרי על הנתבעים. הדרך והצורה שבה משתמשים הנתבעים בסימני המסחר של התובעות נועדה לתאר את מוצר הבישום הרלוונטי, ככזה התואם לריח של הבושם המקורי. המטרה הינה למסור אינפורמציה לצרכן על אודות המוצר. משמע, לתאר נכונה את הסחורה עצמה – הריח של הבושם, ולא בצורה שנועדה לקשור את המוצר של הנתבעת אל התובעות.

נותר לנתבעים לעבור את מבחני הדמיון המטעה שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון:

1. חשש להטעיית הצרכן: האם השימוש בסימן המסחר מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו? ובמילים אחרות, האם ישנו חשש להטעיית הצרכן בדבר קיומו של קשר מסחרי כלשהו בין בעל הסימן לבין מי שמשתמש בו. כאמור בית המשפט הגיע למסקנה שלא קיים חשש להטעיה של הצרכנים.
2. שימוש הכרחי: האם השימוש בסימן המסחר הינו "הכרחי"? משמע, האם הוא מוצדק מבחינה עניינית, במובן זה שהמוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר. קיים קושי ממשי ואובייקטיבי למסור תיאור מילולי מהימן של ריח. מכאן, שהשימוש בסימנים הינו הכרחי ונחוץ על מנת לתאר באופן אמיתי את מהותם. זהו שימוש תיאורי, שמתבקש בנסיבות העניין.
3. שימוש סביר והוגן: האם השימוש אינו חורג מן הדרוש "באופן סביר והוגן". שהשימוש בסימן המסחר נעשה במידה שאינה עולה על הנדרש לשם הזיהוי במובנים של סבירות והגינות מסחרית. בית המשפט מצא כי השימוש במקרה הנוכחי הוא סביר והוגן. הוא אינו עולה על הנדרש לשם זיהוי המוצרים. השימוש הינו, כאמור, תיאורי והוא נלווה לשימוש הנרחב שהנתבעים עושים בשם חברת אויל דה לאמור, אשר מופיע "בכל פינה" ומבהיר בדרך זו לצרכן שהנתבעת היא יצרנית הבושם; ואילו השם, הכתוב על המוצר עצמו, נועד כדי לזהות ולהבדיל בין סוגי הבשמים השונים ותוך ניסיון להתאים בין הריחות. בהתאם להתנהלות המסחרית של הנתבעים הרי שהשימוש סביר והוגן.

כדי שתעמוד לנתבעים הגנת שימוש אמת יש להוכיח שניחוח הבשמים אכן תואם את ניחוחות הבשמים של התובעות. התובעות הציגו חוות דעת מומחים לגבי שוני בניחוחות, הנתבעים הציגו סקר צרכנים המצביע על דמיון בניחוחות.

הנתבעים אינם טוענים כי מדובר במוצרים בעלי ריח זהה. הם משווקים לציבור כי הריחות תואמים או compatible  לא נטען כי הריחות הם זהים. ככל שהיה נטען לזהות מלאה בריח, הרי שהרף היה גבוה ומחמיר יותר, והנתבעים לא היו עומדים בו, בהינתן התשתית הראייתית וחוות הדעת. אולם ככל שהמצג הפרסומי נוגע לריחות תואמים, כמו במקרה הנוכחי, הרי שהרף הנדרש פוחת, ובהתאם המובהקות הנדרשת נחלשת. דמיון – בהגדרה – אינו שקול לזהות. המונח "תואם" טומן בחובו מידת דמיון משמעותית. הנתבעים עומדים ברף הנדרש להוכחת דמיון.

האם השימוש במילה/ "Compatible" "תואם" ראוי בנסיבות העניין?

ביחס לבקבוקים ולמוצרים הנמכרים בארץ, והמיועדים למכירה בארץ, יש לעשות שימוש במונח "תואם" בעברית במקום המילה "Compatible" באנגלית המצויה כעת בתוויות על גבי הבקבוקונים. כמו כן יש להגדיל מעט את הגופן של ביטוי זה. שעה שהמוצרים נמכרים לקהל הישראלי, יש לוודא כי המסר מועבר בעברית, כדי לצמצם עוד יותר את החשש לטעות. בית המשפט הורה על הנתבעים להיערך ליישום שינוי זה ולהפעילו החל מתאריך  1.1.2024.

טענת "גניבת עין".

עוולת גניבת העין, שמעוגנת בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, קובעת בזו הלשון: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר". העוולה מבוססת על מקרים שבהם צד אחד מנצל את המוניטין שצבר צד שני, ומשתמש בו באופן שעשוי להטעות את הצרכנים לחשוב שהמוניטין שייך לו או למוצריו. אכן, תובעות צברו מוניטין. מה לגבי ההטעיה. בית המשפט, כאמור, קבע שלא מתקיימת הטעיית הצרכן במקרה זה.

טענת "תיאור כוזב".

סעיף 2(א) לחוק עוולות מסחריות קובע כי: "לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר (להלן: " תיאור כוזב"). כפי שכבר צוין לעיל, פרשנות המילה Compatible אינה מחייבת זהות, אלא היא סובלת גם דמיון, וזאת בנסיבות המקרה. מכאן שגם המונח" ניחוח תואם" לא מלמד על זהות בריחות. אין המדובר כאן בתיאור כוזב.

טענת "הפרת זכות הפרסום" של הגב' בריטני ספירס.

השימוש בשמה של התובעת, הגב' בריטני ספירס, הוא שימוש תיאורי של המוצר ומבלי שיוחסה לגב' ספירס כל התייחסות לנתבעת. השימוש בשם שלה על גבי הבושם של הנתבעים לא נועד כדי לקשר בינה ובין הבושם, אלא רק כדי לזהות את הבושם הספציפי של הנתבעת ככזה התואם לריח של הבושם אותו משווקת התובעת. קבלת טענת התובעת תקנה לה הגנת יתר שאיננה רצויה, ומעבר להגנה אותם מעניקים דיני סימני המסחר.

טענת "הדילול".

דוקטרינת הדילול מבקשת להגן על סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל מפני שחיקת תדמית סימן המסחר גם בהיעדר חשש להטעיית צרכנים, מקום שבו הסימן מנוצל לצורך קידום תחרות בלתי הוגנת. כאשר עניין לנו בשימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל.

טענת "עשיית עושר ולא במשפט".

דיני עשיית העושר הם דינים כלליים, ואלה אינם יכולים להרחיב את גבולות האחריות שמשרטטים דיני סימני המסחר. דין ספציפי גובר על דין כללי. בית המשפט קבע כי שעה שקיים הסדר פנימי בחוק בעל היגיון מארגן ממצה, אין מקום לסטות מהאיזון שערך המחוקק על ידי שימוש בדיני עשיית העושר ולא במשפט.

כאמור, בית המשפט דחה את התביעה וחייב את התובעות בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 100 אלף ₪ בתוספת מע"מ והוצאות משפט בסך 20 אלף ₪.

---

[i] הסוגיה נדונה בפסק הדין המנחה: .v Smith .G.R. Chanel (Chanel Inc. 402 F.2d 562 (2nd Cir., 1968

באותו מקרה יצרן ניחוח בשם "Chance Second "פרסם ניחוח זה כזהה למוצר הידוע של חברת שאנל כ "5 .No Chanel".

סוכם על ידי הגב' אולגה יפרח

(C) כל זכויות היוצרים שמורות לאפלדורף ושות', עורכי דין ומגשרים.

הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון עשיר ומומחיות מיוחדת ברישום וניהול הליכים הקשורים לסימני מסחר. הינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ולקבלת הצעת מחיר.