0

מה גבולות השימוש בסימן מסחר ביבוא מקביל?

ביום 16.11.14 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בי-ם, מפיו של כבוד השופטת דפנה ברק-ארז בע”א 7629/12 מנחם סוויסה נ’ TOMMY HILFIGER LICENSING LLC ואח’. אותו עניין עוסק בטענות הפרת סימן מסחר רשום.

וכך קבע בית המשפט:

1. רקע

המערערים בעלי חברת “מחסן היבואן 42” (להלן “החברה“), חברה ליבוא מקביל, שיווק ומכירה של מותגים בינלאומיים מקוריים במחירים נמוכים. החברה משווקת מותגים רבים ובין השאר של חברת טומי הילפיגר ועוד.

בסוף שנת 2008 החלה החברה להפעיל בבני ברק עסק ששמו היה “מחסן היבואן – טומי הילפיגר”. בחודש פברואר 2010 השמיטו המערערים משם העסק את התיבה “טומי הילפיגר”, וזאת לנוכח דרישת המשיבות מאותו שלב ואילך כונה העסק בשם “מחסן היבואן”.

בשנת 2010 עברה החנות למיקום אחר בעיר בני ברק. במהלך כל שנות פעילותו, נמכרו בעסק מותגים בינלאומיים שונים, אך נשמר בו מקום מרכזי למכירת מוצרים הנושאים את המותג “טומי הילפיגר”. המערערים פרסמו את פעילותו של “מחסן היבואן” באופן בולט תוך הדגשה שנמכרים בו מוצרים של מותגים יוקרתיים “בזול”. בפרסומים צוינו שמותיהם של המותגים שנמכרו ב”מחסן היבואן”. כמו בעסק עצמו, גם בפרסומים הודגש – במידה רבה – השם “טומי הילפיגר”. בשלב מסוים, העסק אף נצבע בצבעים שמופיעים בסימן המסחר של טומי הילפיגר (אדום, כחול ולבן). כמו כן, המערערים הפעילו אתר מכירות באינטרנט של מוצרי טומי הילפיגר תוך שימוש בשם: www.tommy4less.co.il (להלן “שם האתר“). פעילות זו של המערערים היא העומדת במרכז המחלוקת בין הצדדים.
המשיבות פנו לביהמ”ש המחוזי בטענה כי פעילות החברה, אומנם שיבוא מקביל מותר, עושה שימוש פוגע בסימן המסחר של טומי הילפיגר, גניבת עין, הטעיה, עשיית אושר ולא במשפט ופגיעה ברווחים בשל “דילול” של סימן המסחר.
בית המשפט קמא קיבל את חלק מהטענות של המשיבות בעניין הפגיעה בסימן המסחר וקבע כי השימוש בסימן המסחר של טומי הילפיגר לצורך שיווק וזיהוי המוצרים, אם זה בשם החנות ששונה או באתר האינטרנט, עלה על הנדרש, אך מנגד דחה את שאר הטענות. ביהמ”ש הסתמך בפסק דינו על ע”א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע”מ (עניין “טוטו זהב“) ופסק פיצוי כספי על סך 457,000 ש”ח. בנוסף, הוציא ביה”ש “צו מניעה” לגבי השימוש בסימן המסחר של טומי הילפיגר, בצבעים של טומי הילפיגר בחנות, פרט לשילוט החיצוני בחנות אך עם הבהרה כי מדובר ביבוא מקביל. גם לגבי שאר אמצעי הפירסום, אסר ביהמ”ש את השימוש המסיבי בסימן המסחר של טומי הילפיגר, פרט לפעם אחת וגם זאת עם כיתוב שמדובר ביבוא מקביל.

2. טענות הצדדים

המערערים טוענים בניגוד לעניין טוטו זהב, לא מדובר בשירות חיצוני המבקש “לרכוב” על ההצלחה של המשיבים, אלא עסק עצמאי נפרד המוכר את אותם מוצרים, אשר הרווחים מכך מגיעים בעקיפין למשיבים, ואין בכך הגיון להטיל פיצוי כספי נוסף, ומכך רווח נוסף למשיבים.

המשיבות סומכות את ידיהן על קביעת בית המשפט קמא ומערערות בנוסף על אי קבלת טענותיהן בדבר גניבת עין ו”דילול” המותג ולחייב את המערערים בפיצוי כספי נוסף בשל כך.

3. הכרעה

פעילות היבוא המקביל התקבלה בישראל ומותרת, גם על פי פסיקה וגם על פי המלצות של גופים וועדות, כמנוף ליצירת תחרות והורדת מחירים. יבוא מקביל מעורר שאלות לגבי השימוש בסימן מסחר, לא על ידי היבואן הרישמי, אלא על ידי היבואן המקביל לצורך פירסום ושיווק החנות.

הפרת סימן מסחר

השימוש בסימן המסחר לצורך שיווק יבוא מקביל יהיה כפוף לשלוש בחינות, כפי שנקבע בעניין טוטו זהב:

  1. מבחן הזיהוי – ברי כי לא ניתן לזהות טובין מבלי להשתמש בסימן המסחר המקושר אליהם.
  2. מבחן חיוניות השימוש – האם חיוני להשתמש בסימן המסחר לצורך שיווק המוצרים.
  3. מבחן החסות – השימוש בסימן המסחר לא יוצר אשליה כי החנות המשווקת היא תחת חסות היבואן הרישמי

ביהמ”ש קבע כי המבחן העיקרי בעניינו הוא מבחן החסות, ועל כן יש לבחון האם פעילות היבואן המקביל, ובעניינו, המערערים, יצרה אשליה כי היא התרחשה בחסות היבואן הרישמי.

באשר לשאר הטענות המשפטיות שעולות מן הערעור, ביהמ”ש קבע שהקשר הרציונלי והישיר בין המוצרים המשווקים על ידי המשווק הרישמי ועל ידי המשווק המקביל, דוחים את הטענות בדבר קיומן של עוולות מסחריות.

בנוסף, אין מקום לקבוע כי ניתן להטיל על המערערים אחריות בגין עשיית עושר ולא במשפט על פעולות שדיני הקניין הרוחני מתירים לו לעשות, יתר על כן, נקבע שדיני עשיית עושר ולא במשפט אינם מסלול עוקף לדיני הקניין הרוחני.

לגבי טענת דילול, בית המשפט קבע כי לא ניתן לטעון אותה בנסיבות העניין, בשל הטעם הפשוט שמדובר באותם מוצרים שמשווקים על ידי המערערים והמשיבות, וטענת ה”דילול” מקורה בהגנה על מוצר איכותי אשר נפגע בשיווקו של מוצר נחות יותר, תחת אותו סימן מסחר. בנוסף, טענת ה”דילול” אינה מקנה לבעל סימן המסחר לקבוע את התצורה בו ישווק וימכר סימן המסחר שלו. ודבר אחרון, טענה זו עלולה לפגוע בתחרות וליצור בעיות רבות בנושא של היגבלים עסקיים וכד’.

לעניין טענת גניבת עין, נקבע שיש דמיון רב בין הפרת סימן מסחר לטענת גניבת עין, אך ההבדל המרכזי הוא ששאלת הפרת סימן המסחר נבחנת באמצעות השוואת סימן מסחר לסימון המוצרים שמכר הנתבע, בעוד שהסוגיה של גניבת עין ממוקדת בשאלה האם כלל מעשיו של העוסק הטעו בנוגע למקור המוצר.

4. סוף דבר

ביהמ”ש העליון קבע כי ביהמ”ש קמא צדק בכך שהטיל מגבלות על המערערים לשיווק ומכירת המוצרים בחנות ובאתר. באשר לשם החברה, הצמדת שם החברה “טומי הילפיגר” לשם “מחסן היבואן”, עלול להטעות את הקונים כי היבואן הרישמי הם המערערים ולכן אין להתיר שימוש זה, אך מנגד השימוש בצבעים המזוהיים עם המשיבות איננו עלול להטעות את הקונים. דיני סימן המסחר אינם מאפשרים תפיסת חזקה על צבעים, והצבעים שלעצמם, ללא יצירת שייכות בשם, אינם עלולים לייצר את החסות הנדרשת לקביעת הפרת סימן מסחר.

ביהמ”ש העליון הוסיף וקבע כי המערערים לא כשלו ביצירת ההבחנה כי הם לא חוסים תחת היבואן הרישמי, אם זה במיקום של החנות, בשונה מהחנויות הרישמיות, עיצוב החנויות וההדגשה הרבה, תחת כל עץ רענן, כי מדובר ביבוא מקביל.

לגבי שם האתר, ביהמ”ש קבע כי רלבנטיות שמות האתר פוחתת בשל השימוש הגובר באפליקציות סלולריות. אך לצורך בחינת ההפרה, יש לבצע את אותם מבחנים לגבי הפרת סימן מסחר. שם האתר, והעובדה שהמערערים מכרו, באמצעות האתר, מוצרים של חברות אחרות, שימוש הפוגע בדירוג החיפוש adwords של חברת גוגל, מצמצמים את החשש כי מדובר באתר שבחסות היבואן הרישמי.

ביהמ”ש העליון קבע כי יש להטיל פיצוי כספי, בגין הפרת סימן מסחר ועוולת גניבת עין, רק לגבי התקופה שחנות המערערים פעלה תחת השם “מחסן היבואן – טומי הילפיגר”. ומשום שהמשיבות לא הצליחו להוכיח את הנזק שנגרם להם, העמיד ביהמ”ש העליון, את פיצוי בגובה של 100,000 ש”ח על דרך של עומדנה.

לגבי צו המניעה שהוצא, המערערים לא צריכים להשתמש בכל פירסום שלהם במונח “יבוא מקביל”, אלא רק להבהיר כי אין מדובר ביבואן רישמי, באמצעות הבהרה בחנות ובאתר במקום בולט.

לעיון בפסק הדין המלא – ע”א 7629/12 מנחם סוויסה ואח’ נ’ TOMMY HILFIGER LICENSING LLC ואח’ (פורסם באתר בתי המשפט, 16.11.2014).

משרדנו מתמחה בניהול הליכים בגין הפרת סימני מסחר, הן מצד אוכף הזכויות והן מצד המתגונן. לייעוץ צרו קשר עימנו בטלפון: 03-6910042

(C) כל הזכויות שמורות לאפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים. הסיכום אינו ממצה ואין להסתמך עליו או לעשות בו כל שימוש או לראות בו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג. 

שימוש ב-RSS נועד לנוחות קריאה עבור גולשי האתר בלבד ואין לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות של אפלדורף ושות’, עורכי דין ומגשרים ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב.

סימני מסחר